Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?

Wat speelde zich af?

Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk ingediend voor ‘niet-alcoholische dranken, vruchtendranken, vruchtensappen en vruchtennectars’ in klasse 32. Het vormmerk heeft onder andere gelding in de Benelux en ziet er als volgt uit.

Riha verkoopt ook vruchtensappen in een vergelijkbare ‘sta-zak’ onder eigen merk en eigen naam van verschillende supermarkten. De sta-zakjes met vruchtensap van Riha zien er als volgt uit.

Het geschil tussen beide partijen ontstond in mei 2013 toen Capri Sun de Riha dranken op een beurs in Amsterdam tegen kwam. Capri Sun heeft daarna rechtelijke toestemming gevraagd en verkregen   om beslag te leggen op de op de beurs aangetroffen sta-zakjes van Riha.

Vordering partijen
Capri Sun start vervolgens een gerechtelijke procedure. In de procedure bij de Rechtbank Amsterdam beroept Capri Sun zich op haar vormmerk en eist zij dat iedere inbreuk op haar vormmerk wordt verboden Ook stelt Capri Sun dat Riha onrechtmatig handelt door gelijksoortige sta-zakjes op de markt te brengen voor vruchtensappen.

Riha beroept zich op artikel 2.1 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (verder: BVIE) gedaan waarin de techniekexceptie wordt genoemd:

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.’

Volgens Riha is bij het ontwerp van het zakje de vorm zo basaal dat niet kan worden gesproken van een creatieve of esthetische keuze bij het ontwerpen daarvan. De vorm van het zakje is een gevolg van de functie daarvan, namelijk houder van drank die tijdens het drinken daarvan rechtop blijft staan.

Het gerechtshof gaat mee met het standpunt van Riha. Het toekennen van merkenrechtelijke bescherming aan het sta-zakje zou volgens het gerechtshof concurrerende ondernemingen op een onwenselijke manier belemmeren om aan hun drankverpakking een voor het gebruik daarvan (mede gelet op de doelgroep en de gangbare wijze van gebruik) nuttige vorm te geven. De hele uitspraak lees je hier.

Wat vindt de Hoge Raad?
De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van de rechtbank (die lees je hier) en het gerechtshof. Zij oordeelde dat het sta-zakje van Capri Sun inderdaad gebaseerd is op een functioneel aspect. Dankzij de vorm van het zakje kan deze gemakkelijk worden opgeborgen in een broodtrommel en blijft het zakje staan tijdens het drinken.

Modelregistraties Capri Sun ook nietig?
Het vormmerk van Capri Sun is nietig verklaard. Dat betekent dat Capri Sun niet meer kan optreden tegen gelijksoortige vormen die op de markt worden gebracht op grond van hun vormmerkregistratie. Riha kan dus gewoon doorgaan met de verkoop van gelijksoortige sta-zakjes in supermarkten. Had Capri Sun in dit geval een modelrecht in plaats van een vormmerk kunnen vastleggen? Of komen de sta-zakjes van Capri Sun niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking omdat de uiterlijke kenmerken uitsluitend worden bepaald door de technische functie welke zijn uitgesloten van modelrechtelijke bescherming (de techniekexceptie)?

Een modelregistratie beschermt de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan.

Capri Sun heeft verschillende modellen geregistreerd in de Europese Unie, Duitsland en Oostenrijk waaronder de volgende modelregistraties:

1: No. 005770542-0010 (EU), 2: No. 4299/1997 (Oostenrijk), 3: No. 000101514-0006 (EU)

In het Philips/Remington-arrest en het Lego-arrest heeft het Hof van Justitie nadere invulling gegeven aan deze techniekexceptie. Alleen vormgeving die uitsluitend technisch of functioneel is bepaald, is van modelrechtelijk bescherming uitgesloten. Daarvan is sprake in dien alle wezenlijke kenmerken van het model beantwoorden aan de technische functie. In beide arresten van het Hof van Justitie ging het om de techniekexceptie in merkenrechtelijke zin, maar daarin is ook bepaald dat hetgeen het Hof in die arresten heeft beslist ook geldt voor de modelrechtelijke techniekexceptie. In het licht van het Capri Sun/Riha-arrest waarin wordt gesteld ‘dat het vormmerk van Capri Sun nietig is omdat alle wezenlijke kenmerken van het sta-zakje functioneel/technisch zijn bepaald’, lijkt het erop dat de sta-zakjes in aanmerking komen voor de techniekexceptie en kan de nietigheid van de modelregistraties op grond van de techniekexceptie worden ingeroepen. Dat zou betekenen dat de modelregistraties van Capri Sun kunnen worden aangevallen door een belanghebbende[1] en Capri Sun naast haar vormmerk ook haar modelregistratie(s) kwijtraakt. Het succesvol inroepen van de nietigheid heeft tot gevolg dat de modelregistratie(s) met terugwerkende kracht, tot aan de inschrijvingsdatum niet hebben bestaan.

Het is belangrijk jouw naam en/of merk vast te leggen middels een merk- en/of modelregistratie. Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Wil je meer informatie over Intellectueel Eigendomsrecht? Stuur gerust een e-mail naar sibbes@legalmatters.com of neem telefonisch contact op 088-6288388. Ik help je graag verder!

[1] Concurrenten van Capri Sun die een vergelijkbaar model op de markt willen brengen  zijn bij uitstek belanghebbenden.