Drie lessen uit opvallende merkzaken

Door Wilmar van Otigem, senior Merken- en Modellen jurist bij LegalMatters.com B.V.

Jaarlijks worden er heel wat verschillende uitspraken gedaan in merkenkwesties. Elke zaak is op zijn manier interessant of leerzaam. In deze blog bespreken we drie, in onze ogen, opvallende uitspraken van dit jaar. Hier lees je hoe Banksy zijn merkenrecht verloor op één van zijn meest iconische werken, hoe Booking.com ondanks hun beschrijvende naam in de VS toch haar bescherming wist veilig te stellen en hoe in een spannende zaak tussen de Duitse oud-international Jürgen Klinsmann en Panini, de bekende Italiaanse uitgever van voetbalplaatjes, werd geoordeeld dat de enkele conceptuele gelijkenis tussen merken onvoldoende is om gevaar voor verwarring te kunnen aan te nemen.

Banksy – Merkenrecht niet passend voor kunstwerken

“Copyright is for losers” verklaarde de wereldberoemde Street artist Banksy ooit. Mede dankzij deze uitlating heeft het Europese Merkenbureau onlangs geoordeeld dat namens Banksy ingediende merkaanvraag voor “Flower Thrower” onrechtmatig was.

Kunstwerken worden beschermt door het Auteursrecht. Op basis daarvan kan je optreden tegen derden die jouw kunstwerk gebruiken op bijvoorbeeld telefoonhoesjes of op ansichtkaarten. Echter, dan is het wel van belang om te weten wie de maker is. Aangezien Banksy anoniem wenst te blijven kan hij of zij niet optreden tegen inbreukmakers.

Om toch een bescherming te kunnen krijgen voor zijn street artworks liet hij enkele van zijn werken, waaronder de “Flower Thrower” als merken registreren op naam van Pest Control Office Limited, het bedrijf dat hem vertegenwoordigd.

Tegen de registratie voor “Flower Thrower” heeft Full Colour Black Limited, een partij die voor de verkoop van ansichtkaarten gretig gebruik maakt van de werken van Banksy, een nietigheidsactie gestart. Zij beargumenteerde, onder andere, dat het merk te kwader trouw is gedeponeerd omdat Banksy nooit van plan is geweest het teken als merk te gebruiken en de registratie daarom slechts diende als middel om tegen gebruik door derden op te kunnen treden aangezien hij of zij niet op basis van Auteursrecht kan optreden omdat Banksy anoniem wenst te blijven.

Het Europese Merkenbureau was het hiermee eens en oordeelde, onder andere, dat het merkenrecht niet bedoeld is om bescherming te krijgen voor werken die onder normale omstandigheden onder het Auteursrecht worden beschermd.

Booking.com: Een generieke term zou in combinatie met een generieke extensie toch onderscheidend kunnen zijn

Eerder schreven wij al dat het Amerikaanse merkenbureau (USPTO), Booking.com had geweigerd als merk in te schrijven. Het USPTO was van mening dat het teken onvoldoende onderscheidend vermogen bezat en beschrijvend was voor de diensten waarvoor het was aangevraagd omdat “booking.com” een generieke term zou zijn voor online hotelreserveringsdiensten.

Booking.com was tegen deze weigering in beroep gegaan en tot en met de Court of Appeals in het gelijk gesteld. Volgens de Court of Appeals was “booking.com”, in tegenstelling tot de term “booking”, niet generiek. Daarnaast verwierp de Court of Appeals het argument van het Amerikaanse merkenbureau dat, in de regel, het combineren van een generieke term, zoals “booking” met een generieke internet domein extensie zoals .com automatisch een generieke samengestelde term op zou leveren.

Tegen deze beslissing had het USPTO beroep ingesteld bij het hooggerechtshof, de US Supreme Court.

De US Supreme Court heeft nu in een 8 tegen 1 uitspraak Booking.com in het gelijk gesteld. Onder andere met de redenering dat het belangrijk is om na te gaan hoe consumenten een naam als Booking.com zien. Zoals de bekende rechter van het hooggerechtshof, wijlen Ruth Bader Ginsburg, het verwoordde “Omdat “Booking.com” geen algemene naam is voor consumenten, is de naam niet algemeen”.

Nu volgens het hooggerechtshof de consument “booking.com” niet zal ervaren als de omschrijving van de te leveren diensten in het algemeen kan Booking.com ingeschreven worden in het Amerikaanse merkenregister.

Houdt deze uitspraak nu in dat elke beschrijvende term in combinatie met generieke Internet extensie (generiek.com) in Amerika voor merkregistratie geaccepteerd zal worden? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

De enige tegenstem in het hooggerechtshof, rechter Stephen Breyer vreest er voor. Hij betoogde dat deze beslissing zou kunnen leiden tot een golf aan aanvragen voor generieke merken die, indien geaccepteerd voor registratie, de concurrentie zou kunnen belemmeren.

Rechter Breyer beredeneerd: “De term” Booking.com “verwijst naar een internetboekingsservice, het generieke product dat zowel Booking.com als zijn concurrenten leveren. Niet meer en niet minder”. “Door dergelijke termen in aanmerking te laten komen voor merkbescherming zal leiden tot een wildgroei aan” generiek.com “-merken, waardoor de houders van die merken een monopolie krijgen op het gebruik van nuttige, gemakkelijk te onthouden domeinen.”

Jürgen Klinsmann versus Panini: conceptuele gelijkenis alleen onvoldoende om gevaar voor verwarring aan te nemen

In een interessante uitspraak oordeelde de Vierde Kamer van Beroep van het Europese Merkenbureau dat het door Jürgen Klinsmann aangevraagde logo (links) niet overeenstemt met de eerdere merken van Panini (rechts).

De bekende Duitse oud-voetballer Jürgen Klinsmann deed in 2017 een Europese merkaanvraag voor het merk:

Het Italiaanse Panini, bekend van de voetbalplaatjes, tekende bezwaar aan op basis van hun oudere rechten op de merken:

In het algemeen zijn merken overeenstemmend wanneer ze ten minste gedeeltelijk identiek zijn vanuit een visueel, auditief of conceptueel oogpunt.

Volgens de Kamer van Beroep stemmen de merken visueel niet overeen omdat het aangevraagde merk slechts bestaat uit een zwart/wit tekening zonder contouren, het silhouet in een cirkel is geplaatst en de positie en richting van het silhouet duidelijk verschilt ten opzichte van de oudere merken van Panini.

Omdat het beeldmerken betreffen is een auditieve vergelijking niet mogelijk.

Over de conceptuele gelijkenis merkt de Kamer allereerst op dat “een afbeelding van een voetballer als concept zwak is voor producten die met voetbal en sport in het algemeen te maken hebben. Dit geldt voor ‘kleding’ voor zover sportkleding is gedekt, en voor de producten waarvoor Panini een daadwerkelijk gebruik voor claimt, namelijk stickers van voetballers en voetbalboeken, almanakken of albums.

Daar waar de oudere merken van Panini duidelijk voetballers voorstellen is de Kamer van mening dat dit over het jongere merk van Klinsmann niet gezegd kan worden; “Het kan niet gezegd worden dat het ondubbelzinnig een voetballer vertegenwoordigd, een handbalspeler, of zelfs een menselijk wezen”. De Kamer vervolgt; “Elk ‘concept’ dat afgeleid kan worden van het jongere teken, vereist een analytische benadering, een gedetailleerde vergelijking (zij aan zij met de eerdere merk, wat niet de juiste methode is) en / of een gedetailleerde kennis over de verschillende bewegingen of technieken die mogelijk zijn om een bal te schieten.”.

De Kamer oordeelt dan ook dat aangezien er aan het merk van Klinsmann geen duidelijk concept kan worden gehangen er geen sprake van conceptuele overeenstemming is met de oudere merken van Panini. Overigens, zo geeft de Kamer aan, ook indien er wel sprake van conceptuele gelijkenis tussen de merken zou zijn geweest dan nog zou er geen sprake zijn geweest van gevaar voor verwarring tussen de merken. Enkel conceptuele gelijkenis tussen merken heeft nooit geleid tot het aannemen van gevaar voor verwarring.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *